作者：智權專員 陳詩云

申請人提出商標註冊申請後以為可以順利核准註冊，卻收到審查委員通知要核駁我的商標，大多核駁理由不外乎為二：審查委員認為商標不具識別性‚有近似的商標前案；本篇以第一種核駁理由進行說明並提供回覆方式。

在核駁先行理由通知書中出現有「商標法第18條第2項規定，商標識別性指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，又商標『僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者』；商標『僅由其他不具識別性之標識所構成者』，不得註冊，復為商標法第29條第1項第1、3款所明定。」亦即，審查委員認為本件商標不具有識別性，所謂「識別性」是一個圖樣或文字（或其他形式）成為商標最重要的積極要件之一，易言之，要成為一個商標必須具有識別性，識別性等同於商標的主要功能「消費者以商標即得以識別商品或服務的來源」；參照下圖。

顯示商標識別性有先天識別性及後天識別性之分，前者是指商標本身即具有識別性，且依照識別性高低又分為獨創性商標、任意性商標及暗示性商標；同時後者則是原本不具識別性而係經由在交易市場上之使用，使消費者得以辨識來源的商標，就該標識而言除了原來的原始意義外，經過使用後產生了區辨來源的新意義，因此稱為後天識別性或第二意義；換句話說，當審查委員認為您的商標不具識別性時，如欲爭取商標核准，需說服審查委員您的商標具有先天識別性或是後天識別性，那麼要怎麼證明您的商標具有先天識別性或後天識別性呢？

在後天識別性的部分，如前所述，原本不具識別性的標識經過市場交易後才會產生後天識別性，因此需要證明該標識經過使用後，消費者已經將之作為特定來源的指示，例如：

「787」[1]為單純的數字，原本不具識別性，惟經申請人長期作為商標，使用於飛機及其零組件、航空器及其零組件、直昇機及其零組件等商品，已足以使相當數量的相關消費者認識其為識別商品來源的標識，而取得後天識別性。

又「您累了嗎？」[2]可能作為標語或流行語而不具先天識別性，惟經申請人長期作為商標，使用於碳酸飲料、不含酒精的飲料、含微量酒精飲料商品，已足以使消費者認識其為識別商品來源的標識，而取得後天識別性。

因此，申請人欲主張該標識為具有後天識別性的商標時，需舉證證明該商標已經使用取得識別性，始能取得註冊，需提呈以下相關證據：

• 商標使用的實際態樣：易言之，需要提供該商標的使用證明，將該商標使用在哪邊？如何使用？例如商店招牌、附有商標的商品照片等。
• 商標使用的時間長短：從什麼時候開始使用至今，是否有相關文件、照片或是官方網頁證明？
• 銷售量（營業額）或市場占有率：銷售量或營業額越大成功說服審查委員的機會就越大。
• 廣告、廣告費、促銷活動、參展資料：簡言之，即為行銷資料，依照一般市場交易習慣，行銷的花費越高，受到消費者注意的機會越多，可以提高成功說服審查委員的機會。
• 銷售區域、市場分布、販賣據點：範圍越廣，被認為具有後天識別性的機會越大。
• 各國註冊證明及市場調查報告

但如果您的商標尚未真正開始交易或使用時，無法主張後天識別性，對於上開的證據準備上也會有很大的阻礙，因此需主張自己的標識具有先天識別性，首先需要瞭解，如上開表1中所示，具有先天識別性的商標分為三種類型，獨創性商標、任意性商標以及暗示性商標，通常在收到核駁理由先行通知書時，一般來說較難以獨創性商標的方向提出意見書，因此以下僅介紹以任意性商標及暗示性商標的意義及說明：

「任意性標識」指由現有的詞彙所構成，但與指定使用商品或服務無關者，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，例如：

「大紅袍」為四川花椒之名，上開案件[3]中，審查委員認為以「大紅袍」作為商標指定使用於麻辣高湯、肉類速食調理包等商品上，消費者可能將其作為商品特性或品質之說明，因此不准允註冊；但在下方案件[4]中將相同的「大紅袍」三個字指定在燈具等商品上，雖然「大紅袍」是既有的詞彙，但與其指定使用商品毫無關聯，消費者不會認為該標識為商品的說明，而會將之視為商標，指示一定的商品來源，因此具有識別性而得以獲准註冊。

因此假若您欲申請的商標為一般習見的詞彙時，需要向審查委員說明您的商標與您指定商品或服務間並無關連性，主張為任意性商標。

假若您的商標與您指定商品或服務間具有一定程度的關連性時，則應該選擇以暗示性商標的方向主張商標的先天識別性，所謂的「暗示性商標」係指以隱含譬喻方式暗示商品或服務，且並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識，例如：「快譯通」使用於電子辭典商品、「一匙靈」使用於洗衣粉商品、「克潮靈」使用於除濕劑商品、「靠得住」使用於衛生棉商品、「足爽」使用於香港腳藥膏商品。

要主張標識為暗示性商標時，除了說明標識本身與指定商品或服務間的暗喻關連以及運用想像力的程度，還需要特別強調將該標識由一人取的排他專屬權時不會影響同業的公平競爭，因此在提出意見書可以從下列幾點出發：

• 辭典定義：辭典中的字義為一般社會通念中理解之意義，可以證明該標識是否為商品或服務的說明。
• 需運用的想像力程度：無法直接清楚表達商品或服務，而需要運用較多想像力的標識為暗示性商標。
• 報章雜誌的使用方式：可以證明該詞彙的使用上是否在一般市場交易已作為特定商品或服務所需使用的標識，依照一般社會通念對於該詞彙的認知判斷是否為暗示性商標。
• 是否為競爭同業必須或通常需要使用的標識：一般而言，越直接清楚說明的標識，同業所需要使用的可能性越大，即不具識別性；當描述是間接的、不明顯的，同業需要使用的可能性較小，則為暗示性商標。

 

綜上所述，假若商標註冊申請案件因為被認為是不具識別性之標識，不足以使消費者認識其為表彰來源之標識時，可以向審查委員提出意見書說明本件商標經過實際使用後已取得「後天識別性」或是主張該標識並非商標或服務說明，具有「先天識別性」並提成相關證據資料佐證；應注意者係，相關說明均需於審查委員規定的時間內補呈相關資料（通常為收到該公文次日起算的一個月內），否則將會收到核駁審定書；於期限內提交相關說明後，審查委員將依照您提供的事證進行審查，如成功說服審查委員時，將會收到核准審定書；如未成功說服審查委員亦會收到核駁審定書。

 

關鍵字：核駁理由先行通知書、意見書、識別性、先天識別性、後天識別性、第二意義

 

[1] 資料來源：經濟部智慧財產局商標檢索系統

[2] 資料來源：經濟部智慧財產局商標檢索系統

[3] 資料來源：經濟部智慧財產局商標檢索系統

[4] 資料來源：經濟部智慧財產局商標檢索系統