承接上一篇，本篇將繼續討論此案件之商標使用不一致與減損著名商標識別性之問題。

 

【商標註冊與使用不一致】

按我國商標法中第63條規定「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：1、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

2、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。……」

其中第63條第1項第1款中規定，商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊「1、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」

商標之註冊與使用需一致，依照我國經濟部智慧財產局發佈之註冊商標使用之注意事項「商標權人於經註冊指定的商品或服務，取得商標權，使用註冊商標應以原註冊的商標整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標。實際上是不是具有同一性，應依一般社會通念及消費者的認知，就具體個案個別認定。」

而商標法所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，而使消費者產生與原註冊商標相同的印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。註冊商標實際使用時，僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性。但如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，以致與原註冊商標產生顯著差異，就不具同一性。[1]

 

依據上篇之事實內容，申請人Nobuaki Kurokawa先生向日本特許廳申請「CUGGL」之商標，其實際申請之圖樣，係為文字「CUGGL」下方搭粉紅色線條，並且略遮到「CUGGL」之文字，其申請與使用之方式如下表所示:

CUGGL申請

CUGGL實際使用

如上表之實際使用方式，卻是將粉紅色線條遮住「CUGGL」文字8成以上，與該向日本特許廳申請之略遮住「CUGGL」文字完全不同，若按照我國商標法之規定，確實可能符合上述條文第一項之規定，將其視為註冊與實際使用不具有同一性，而致使消費者有混淆誤認之狀況，可以向智慧財產局提出廢止。

【減損著名商標之識別性】

依同法第70條第1款規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。

所謂「減損著名商標識別性之虞」，指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。所謂「減損著名商標信譽之虞」，指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。[1]

依本案例之案件事實，「GUCCI」商標已達到一般消費者所普遍認知之高度著名程度，而日本特許廳亦於說明中肯定了「GUCCI」是世界著名商標，故「CUGGL」其實際使用之方式，確實可能令消費者原單一指向為「GUCCI」精品品牌使用於服裝之來源，進而指示為二種來源的疑慮，而構成商標之減損，亦有可能造成「GUCCI」之信譽受損，而被視為侵害商標權之可能。

 

由上述看來，若此案於我國發生，「GUCCI」即使向經濟部智慧財產局提出異議不成立，應該還有上述之方式，可以嘗試將該註冊商標「CUGGL」撤銷，以維護自身商標權利。

 

[1] 智慧財產法院 109 年度民商上字第 9 號民事判決

[1] 經濟部智慧財產局109年01月30日發布之商標使用同一性問題。