作者:智權專員 劉育婷 

台灣西門町有名的老天祿-商標爭奪戰，爭奪將近一年半的時間，終於落幕了，上海老天祿第二代仍被判定侵權成立。

此案原告為經營販售滷味的老天祿食品行控告被告上海老天祿第二代創立之祿大食品商標侵權，而被告認為他們使用「上海老天祿第二代自創品牌」」或「上海老天祿第二代的店」並非商標使用，只是單純表彰其經營的身分，而且「老天祿」，販賣糕餅、滷味等產品長達30年以上時間，應屬善意使用。

以下為老天祿食品與上海老天祿分別申請註冊之商標(並非全部商標，擷取最主要商標):

此時大家應該很疑惑，為什麼明明兩邊都有「老天祿」的商標，上海老天祿第二代仍被判定商標侵權呢?

在一、二審之判決結果，智財法院均認為，上海老天祿第二代被判定商標侵權，成立理由為:

1.上海老天祿之註冊商標沒有指定於肉製品、滷味的商品，而是註冊於麵包、糕餅。

2.判定為商標使用: 上海老天祿第二代使用方式，會使相關消費者聯想或誤認與「老天祿」商標的商品來源有所關聯。

3.善意先使用判定不成立: 上海老天祿註冊商標為指定用於糕餅、糖果，無從認定「上海老天祿」商標有先使用於滷味商品的情況。

而再上訴的結果，最高法院亦認為上海老天祿第二代仍有商標侵權，判定他們不得使用「老天祿」販售滷味，以下為最高法院判斷重點:

1.判定為商標使用:使用「上海老天祿」文字就是與經營者存在有某種連結關係，會讓相關消費者產生聯想，並且有連結商品與特定的符號建立其關係，這確實有商標的效果與功能。

2.善意先使用仍判定不成立: 上海老天祿註冊商標為指定用於「餡餅、饅頭、包子、圓宵、湯圓、年糕、米糕、麻糬、發粿、豆沙、芝麻球」，並無滷味。且被告舉證中之營業事項記載為「一、糕餅糖果及其他食品之製銷業務；二、各種罐頭、食品、禮品之買賣業務」，都沒有辦法證明被告先使用於滷味商品，無具體使用事證。故最後仍判定侵權成立。

經由本案商標侵權之爭議來看，有幾個很重要的重點提醒:

1.不是有申請註冊商標就絕對沒問題!

2.商標申請註冊的類別與商品要選對。

3.申請註冊的商品與使用的產品要一致。

最後，大家是不是該來審視一下目前自身已註冊商標是不是真的都沒有問題呢?千萬別以為有申請註冊商標就夠了，尤其是申請註冊很久的商標，是否還符合現在的經營方向呢?

另外，若已經有重新規劃與設計品牌識別的廠商，亦可以重新審視之前申請註冊的商標是否與目前新規劃與設計的商標使用屬於一致?若差異太大時，應該要重新申請註冊新的商標，以避免未來有使用不一致的情形發生。

判決連結：

智財法院一審判決https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV%2C108%2C%E6%B0%91%E5%95%86%E8%A8%B4%2C8%2C20190624%2C1

智財法院二審判決

https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx

最高法院判決

https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV%2C108%2C%E6%B0%91%E5%95%86%E8%A8%B4%2C8%2C20190624%2C1

關鍵字：商標侵權、老天祿、商標使用不一致